Direito de precedência justifica anulação de marca registrada pelo INPI

Direito de precedência justifica anulação de marca registrada pelo INPICom base no direito de precedência, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) que decretou a nulidade de registro da marca Padrão Grafia concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) à empresa Seriprint Indústria Ltda. A decisão, tomada de forma unânime, levou em conta a possibilidade de ajuizamento de pedido de anulação (também possível pela via administrativa) e a inviabilidade de coexistência das marcas no mesmo ramo de atuação.

A ação de anulação foi proposta pela Padrão Grafia Industrial e Comercial Ltda., empresa que atua no mercado de etiquetas adesivas, contra a Seriprint e contra o INPI. A empresa alegou que utilizava a marca registrada Padrão Grafia desde 1997, com formalização do pedido de registro em 2003. Mesmo assim, segundo a empresa, o instituto concedeu registro com o mesmo nome à Seriprint em 2006.

O pedido foi julgado procedente em primeira instância, com a consequente determinação de nulidade do registro concedido pelo INPI à Seriprint. A sentença foi mantida pelo TRF4.

Em recurso especial, o INPI alegou que, conforme os artigos 129 e 158 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), o direito de precedência só poderia ser arguido dentro da fase administrativa do processo de registro ou do pedido de nulidade, que está em andamento. O instituto também defendeu que eventual declaração de anulação só poderia ser feita pelo próprio órgão, não podendo ser decretada pelo Poder Judiciário.

Coexistência inviável

A ministra relatora, Nancy Andrighi, lembrou que os incisos V e XIX do artigo 124 da LPI vedam o registro de marca que reproduza ou imite marca alheia já registrada, passível de causar confusão ao consumidor. Contudo, a própria lei, no parágrafo 1º do artigo 129, apresenta exceção para garantir precedência a toda pessoa de boa-fé que utilize marca semelhante ou idêntica àquela submetida a pedido de registro.

“Se esse direito de precedência for manifestado como oposição ao pedido de registro – impugnação administrativa – o utente de boa-fé deve observar os prazos, procedimento e requisitos contidos na LPI, sobretudo os previstos nos artigos 158 a 160. Contudo, se o interessado vier a reivindicar esse direito após o registro, poderá fazê-lo mediante processo administrativo de nulidade (artigos 168 a 172 da LPI) ou optar pela via judicial e ajuizar ação de nulidade de registro (artigos 173 a 175 da LPI) ”, explicou a relatora.

De acordo com a ministra, além das datas de utilização e de registro da marca pelas duas empresas, a confirmação de nulidade no julgamento pelo TRF4 levou em conta as áreas semelhantes de atuação comercial das empresas, que tornaria inviável a coexistência de ambas as marcas.

“À vista disso, portanto, constatado pelos juízos de origem – soberanos no exame do acervo probatório – que a recorrida, de boa-fé, fazia uso de marca designativa de produto idêntico ou semelhante, há mais de seis meses antes do pedido de registro formulado pela interessada, impõe-se a manutenção do aresto impugnado”, concluiu a relatora ao negar o recurso especial do INPI.

Acessada em:http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Direito-de-preced%C3%AAncia-justifica-anula%C3%A7%C3%A3o-de- marca-registrada-pelo-INPI

Comentários:

É possível a anulação de marca registrada pelo INPI quando há direito de precedência. Este foi o entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que decretou a nulidade do registro de uma marca concedida pelo INPI em razão de simultaneidade de outra marca de empresa diversa na mesma área de atuação.

Em recurso, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) aduziu que o direito de precedência somente poderia ser alegado na fase administrativa do processo de registro ou do pedido de nulidade e que a declaração de nulidade não poder ser arguida ex officio pelo Poder Judiciário.

A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi rejeitou o recurso interposto pelo INPI, com fundamento no art. 129, § 1º da Lei 9.279/96 que dispõe o seguinte: “Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. ”

Vale ressaltar, porém, que é controverso se o poder judiciário pode ou não decretar a nulidade ex officio de uma marca já registrada, observando estritamente o artigo 173 da Lei 9.279/96, que dispõe o seguinte: “A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. ”

Priscila Andrade

Especialista em Direito Empresarial

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