Marca conhecida no exterior não pode ser registrada em outro país

Marca conhecida no exterior não pode ser registrada em outro país

A Convenção da União de Paris — ratificada no Brasil pelo Decreto 75.572/75 e pela Lei 9.279/96 — impede o registro, nos países signatários, de marcas similares ou idênticas às conhecidas internacionalmente, mesmo que essas não tenham registro específico na nação.

O entendimento é da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a nulidade de um registro feito no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) por companhia nacional que poderia ser confundido pelos consumidores com uma empresa internacional.

A autora da ação recorreu ao STJ para manter a marca, pois o pedido foi negado em segunda instância. A corte regional entendeu que a marca registrada pela companhia brasileira era igual a da empresa internacional, além de as duas envolvidas na ação atuarem no mesmo ramo, o de suplementação alimentar.

Ao negar o recurso da autora, o relator do recurso no STJ, ministro João Otávio de Noronha, argumentou que as alegações de que a marca estrangeira não é conhecida no Brasil, feitas pela empresa nacional, não procedem. O relator ressaltou que o público-alvo é especializado, podendo ter conhecimento do produto, independentemente da representação comercial ou registro específico efetuado no Brasil.

Noronha lembrou que as marcas mundialmente notórias são protegidas no Brasil, mesmo sem registro específico no país. “O artigo 6º bis, 1, da Convenção da União de Paris, que foi ratificado pelo Decreto 75.572/75 e cujo teor foi confirmado pelo artigo 126 da Lei 9.279/96, confere proteção internacional às marcas notoriamente conhecidas, independentemente de formalização de registro no Brasil, e vedam o registro ou autorizam seu cancelamento, conforme o caso, das marcas que configurem reprodução, imitação ou tradução suscetível de estabelecer confusão entre os consumidores com aquela dotada de notoriedade. ”

Para o ministro, o fato de a marca brasileira pleitear e obter o registro em uma categoria diferente da marca estrangeira não é uma brecha a validar o pedido. Segundo os magistrados, para a proteção de marcas, basta comprovar a similaridade do produto em questão. Noronha destacou que, como o tribunal de origem analisou as provas e chegou à conclusão de que há a possibilidade de confusão e concorrência desleal, o STJ não pode reexaminar o caso para firmar entendimento diferente, conforme a Súmula 7 da corte.

João Otávio de Noronha

Acessada em:

http://www.conjur.com.br/2016-jul-04/marca-conhecida-exterior-nao-registrada-outro-pais

Comentários:

A Lei de Propriedade Industrial que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial veda o registro de marcas similares ou idênticas às conhecidas internacionalmente. Entretanto, deve sempre ser observado o princípio da Especialidade, também conhecido como Princípio da Especificidade o qual determina que a proteção atribuída à marca é limitada ao ramo de atividade do produto ou do serviço a ela vinculado.

No presente caso, o ministro João Otávio de Noronha negou provimento ao recurso da autora, tendo em vista o fato de que a marca registrada pela empresa brasileira além de ser igual à marca estrangeira, as duas empresas atuam no mesmo ramo, que é o de suplementação alimentar. Ou seja, se os ramos de atuação das marcas fossem diferentes e além disso os seus sinais não gerassem nenhuma possibilidade de causar confusão para o consumidor não haveria a configuração de concorrência desleal.

Além disso, o artigo 126 da Lei 9.279/96 confere proteção internacional às marcas notoriamente conhecidas, independentemente de formalização de registro no Brasil

Desse modo, o entendimento atual dos magistrados é que para a proteção de marcas, basta comprovar a similaridade do produto em questão. Contudo, devem ser observados os Princípios que regem tal proteção.

Priscila Andrade.

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